Novedades de la futura reforma de la Ley de Marcas

Hace escasas fechas hemos conocido la existencia y contenido de un anteproyecto de modificación de la Ley de Marcas española que supondrá una mayor armonización con el sistema de Marcas Comunitarias (ahora Marcas de la Unión Europea) y una puesta al día a la luz de la experiencia acumulada en la última década.

De un primer análisis, destacamos las novedades:

  • Se suprime el requisito de la representación “gráfica” de los signos que pueden constituir una marca. El objetivo es facilitar el registro de las marcas no convencionales, como por ejemplo las sonoras.
  • Se elimina la referencia a las marcas notorias y solo se habla ya de marcas renombradas, sin indicar qué debe entenderse por renombre.
  • Se incluyen a las Denominaciones de Origen y a las Indicaciones Geográficas dentro de aquellos derechos anteriores que pueden esgrimirse frente a una solicitud de marca posterior.
  • En caso de oposición, se prevé que el solicitante pueda peticionar al oponente la prueba de uso de la marca en la que se fundamenta dicha oposición, contemplando las consecuencias del no uso total o parcial de la misma.
  • El derecho conferido por la marca española se alinea con el sistema comunitario, fijándose como aquel derecho de exclusiva que sobre ella tiene el titular, eliminándose pues la referencia al derecho a usarla (“ius utendi”) que tanta controversia había suscitado. De esta forma queda claro que el hecho de ser titular de una marca registrada no blindará a su titular frente a una acción por infracción de tercero.
  • Entre las facultades del titular se introduce la de prohibir la introducción en España, aun cuando no sean despachados a libre práctica, de productos de terceros países con marca idéntica o cuasi idéntica a la registrada para esos productos y sin el consentimiento de su titular, salvo que el declarante en Aduanas de dichos productos demuestre que el titular de la marca no puede prohibir la comercialización de tales productos con esa marca en el país de destino.
  • Sobre la obligación de uso, por un lado, se clarifica que el plazo de 5 años se contará desde la fecha del registro y que éste sea firme, y por otro lado, se habla únicamente de “uso efectivo” y no ya de “uso efectivo y real”, así como se puntualiza sobre el alcance de la alteración de una marca para que se considere usada.
  • Las acciones directas de nulidad (por motivos absolutos y/o relativos) y de caducidad de una marca (incluidas las colectivas y de garantía) se entablaran ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, si bien también podrán ejercitarse ante los Tribunales mediante demanda reconvencional frente a una acción por infracción.
  • Y en coherencia con lo anterior y la posibilidad de instar la nulidad y caducidad mediante reconvención en una acción judicial por infracción, es la detallada regulación de la cosa juzgada y la litispendencia y prejudicialidad, así como las anotaciones registrales y comunicación de sentencias.
  • En las marcas colectivas y de garantía se ha eliminado como causa de caducidad la negativa arbitraria de su titular al uso de la misma a una persona capacitada para ello.

Habrá tiempo para seguir analizando estos cambios más significativos pues la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Marcas está prevista para mediados de enero de 2019, si bien todo lo que atañe a la acción directa de nulidad y caducidad ante la OEPM no lo será hasta mediados de enero de 2023.

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